NFT e tutela del marchio, la decisione del Tribunale di Roma
NFT e tutela del marchio, la decisione del Tribunale di Roma
Approfondimento a cura dell’Avv. Alessandra Pepe
Con ordinanza cautelare del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma è la prima autorità giurisdizionale europea a disporre un ordine di inibitoria relativo alla creazione e commercializzazione di Non-Fungible Token, anche noti più semplicemente come “NFT”.
- NFT e tutela del marchio: il caso in commento
- La ricorrente
- La resistente
- Le disposizioni del Tribunale di Roma
- Conclusioni
- Ordinanza del Tribunale di Roma
NFT e tutela del marchio: il caso in commento
La questione, sollevata tramite ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla società calcistica torinese Juventus Football club S.p.a sorge a seguito della commercializzazione e diffusione di “Cards” digitali e collezionabili, da parte di una società produttrice di NFT, sulle quali veniva ritratta l’immagine di un noto calciatore durante un’azione di gioco con indosso la divisa del club che riportava visibilmente i marchi registrati dalla ricorrente.
Come rilevato dalla società calcistica torinese, divenuta da poco attiva nel settore crypto, la creazione e commercializzazione delle Cards avrebbe reso concreto il rischio di confusione della identità dei segni utilizzati e indotto in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra la resistente e il club juventino. L’immissione sul mercato delle Cards digitali, oltre a costituire atto di concorrenza sleale, sussumibile come appropriazione di pregi altrui, ex art. 2598, n. 2, avrebbe configurato una violazione dei diritti esclusivi della ricorrente insistenti sul marchio figurativo e denominativo di cui la stessa è titolare, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c) in quanto l’utilizzo del marchio bianconero avrebbe contribuito ad incrementare il valore commerciale degli NFT emessi dalla stessa resistente.
La ricorrente pertanto chiedeva di “inibire l’ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali (…) di ritirare dal commercio e rimuovere e/o oscurare da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria (…)”.
La società resistente rispondeva eccependo la titolarità di un diritto alla commercializzazione delle Cards conseguente all’espressa autorizzazione che il giocatore ritratto dalle “figurine digitali” le aveva concesso ex art. 96, l.d.a. Inoltre, a supporto delle proprie ragioni, rilevava l’omessa registrazione del marchio bianconero alla categoria merceologica prevista dalla Classificazione di Nizza inerente i contenuti digitali. Come stabilito dalle linee guida dell’EUIPO, i segni volti a contraddistinguere prodotti virtuali, trattati come contenuti digitali o immagini. devono essere registrati nella classe 9 in quanto i suddetti beni sono equiparati ad algoritmi, immagini digitali o più ampiamente a contenuti digitali. Occorre tuttavia precisare che la dodicesima edizione della Classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, includerà espressamente i beni virtuali autenticati da NFT.
Le disposizioni del Tribunale di Roma
Alla luce di tali premesse, il Tribunale di Roma disponeva l’inibitoria nei confronti della società resistente all’ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e vendita degli NFT associati ai contenuti digitali recanti i marchi Juventus, ordinando anche il loro ritiro dal commercio e la rimozione da ogni sito Internet direttamente o indirettamente controllato dalla stessa, in quanto: (a) la società resistente, con la creazione di dette Cards e la loro commercializzazione, oltre ad utilizzare l’immagine del giocatore ritratto, ha utilizzato senza autorizzazione anche i marchi della club bianconero;(b) l’utilizzazione di detti marchi non può essere giustificata ex art. 97 LDA in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici né da una esigenza di pubblica informazione, e, (c) la circostanza che il giocatore ritratto abbia effettivamente giocato nella Juventus e che questi abbia acconsentito all’utilizzo della propria immagine non esclude la necessità di chiedere l’autorizzazione dell’utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione ai quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuisce a dare valore all’immagine digitale da acquistare.
La decisione si candida ad essere un punto di riferimento a livello globale non solo per essere la prima a livello europeo ad aver disposto un’inibitoria dalla creazione di NFT, ma anche per alcune considerazioni in essa contenute e, per gli ulteriori spunti di riflessione offerti dalla stessa.
In primo luogo, la decisione in commento conferma la necessità di apposita autorizzazione ogniqualvolta l’utilizzo della propria immagine ritragga altresì marchi registrati oltre che notori in grado di apportare valore anche in contesti virtuali come quelli in cui trovano collocazione gli NFT.
In secondo luogo, la decisione, pur non fornendo espressamente una definizione di non – fungible token cristallizza a livello giurisprudenziale la dicotomia sussistente tra “veicolo digitale” e “contenuto” che caratterizza tali asset digitali, fungendo da volano per la definizione di nuove strategie di tutela della privativa industriale e delle controversie che i Giudici saranno chiamati a definire attraverso interpretazioni estensive del dato normativo, almeno sino a quando il legislatore non riterrà opportuno intervenire.
Ordinanza del Tribunale di Roma in PDF
Qui è disponibile l’ordinanza completa in commento: Ordinanza NFT marchio Tribunale Roma
