Proprietà industriale e la abolizione del “Professor Privilege” – La riforma del Codice

La riforma del Codice di proprietà industriale e la abolizione del “Professor Privilege”

A cura dell’Avv. Alessandra Pepe

 
 

 

L’8 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di riforma del Codice di Proprietà Industriale (“CPI”) – L. n. 102 del 24 luglio 2023 – in vigore dal 23 agosto 2023. 

Con tale riforma il Legislatore è intervenuto su aspetti specifici del codice per lo più legati al sistema brevettuale con l’obiettivo di rafforzare la “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” in aderenza agli obiettivi prefissati dal PNRR mediante una maggiore razionalizzazione delle procedure (in termini di tempistiche e di semplificazione amministrativa); che tramite il rafforzamento di forme di collaborazione tra mondo accademico e quello imprenditoriale.

Tra le maggiori innovazioni attuate dalla riforma vi è sicuramente l’abolizione del cd “Professor Privilege” originariamente previsto all’art. 65 del CPI con il quale veniva attribuita la titolarità di ogni diritto (non solo morale, ma anche patrimoniale) invenzioni derivanti dalla ricerca condotta da ricercatori presso università, enti pubblici ai soli ricercatori e non anche alla struttura di appartenenza.

Il nuovo art. 65 CPI, Innovando fortemente rispetto al passato, prevede che i diritti patrimoniali derivanti da brevettazioni di invenzioni realizzate:

 a) in costanza di rapporto di lavoro presso un ente di ricerca, università – anche non statale legalmente riconosciuta – un ente pubblico di ricerca o di ricovero e cura a carattere scientifico 

b) nel quadro di una convenzione tra detti soggetti, 

spettino alla struttura di appartenenza. 

Ad ogni modo, l’inventore dovrà comunicare alla struttura di appartenenza l’oggetto dell’invenzione, la quale, entro sei mesi (termine prorogabile di altri tre) avrà onere di depositare la domanda di brevetto ovvero comunicare all’inventore l’assenza di interesse (commi 2 e 3 dell’art. 65 CPI). Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, o comunichi l’assenza di interesse l’inventore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

In virtù di questa riforma, la titolarità viene trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore, consentendo al ricercatore di presentare autonomamente la domanda di brevetto solo in caso di inattività da parte della suddetta struttura. Questo cambiamento consentirà alle strutture di ricerca di iniziare efficacemente processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, contribuendo al miglioramento della competitività del nostro Paese. L’obiettivo principale è di allineare l’Italia alle principali nazioni occidentali e di rendere concreta la collaborazione tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con riflessi positivi sulla promozione delle nuove tecnologie.

Importante è anche la modifica dell’art. 65, comma 4, secondo cui è preservata l’autonomia delle parti nel disciplinare le modalità di gestione dei rapporti contrattuali nonché la gestione e la previsione di premialità connesse all’attività inventiva idonee a stimolare la concorrenza sia all’interno delle strutture tra i ricercatori sia tra diversi istituti di ricerca.

Il comma 5 dell’art. 65 prevede, infine, che i diritti derivanti dall’invenzione saranno disciplinati da appositi accordi contrattuali allorché oggetto dell’accordo sia un’attività di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni. Tali accordi contrattuali saranno redatti sulla base dei criteri e delle metodologie previste nelle Linee guida adottate il 26 settembre 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero delle università e della ricerca.

Tali Linee guida rappresentano non già principi inderogabili, ma mere direttive tese a orientare la negoziazione delle parti in funzione della concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti.

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